Economía

Sherpa, el 'Siri' español usado por Samsung, en el tribunal de la UE por un conflicto de marca

El emprendedor español Xabi Uribe-Etxebarria litigia con la compañía española Núcleo de Comunicaciones y Control para registrar la marca Sherpa en Europa. En España ya se enfrentó con ella y los tribunales le dieron la razón

Xabier Uribe-Etxebarria, fundador de Sherpa, el 'Siri' Español
Xabier Uribe-Etxebarria, fundador de Sherpa, el 'Siri' Español

Xabi Uribe-Etxebarria pelea en los tribunales de la Unión Europea por registrar la marca de su asistente virtual, Sherpa, y lo hace contra otra compañía española que tenía registrado el mismo nombre hace casi 20 años. Algunos teléfonos de la marca Samsung cuentan con esta app integrada en su software en virtud de un acuerdo firmado con la división de la coreana en España en 2015, contrato que expiró en 2017. Estos dispositivos son, entre otros, los Samsung Galaxy S6 y el Samsung Galaxy S6 Edge.

Núcleo de Comunicaciones y Control tenía el nombre de Sherpa registrado en nuestro país a su nombre desde 1.999 para comercializar productos dentro de la descripción "sistemas para el tratamiento de la información y especialmente sistemas de supervisión y control". La compañía denunció una infracción en el uso de la marca Sherpa por parte de Xabi Uribe-Etxebarria al considerar que era de su propiedad.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Vizcaya dio la razón aXabi Uribe-Etxebarria en octubre de 2017, tras comprobar que Núcleo de Comunicaciones y Control llevaba cinco años sin utilizar la marca comercialmente para el negocio con el que se registró de inicio, motivo legal para perder la propiedad de una enseña. De esta forma, se daba derecho a Uribe-Etxebarria a utilizar la marca en nuestro país -también en Europa- y a registrarla como propia en nuestro país -pero no en Europa-. Así lo refleja la sentencia, a la que ha tenido acceso este medio.

Cuando registras una marca tienes que especificar para qué productos y servicios la vas a utilizar, y eso es lo que analizó la sentencia; el uso para el cual cada una de las dos compañías registró la marca"

Maite Andreva, abogada especialista en Propiedad Intelectual e Industrial de Marimón Abogados.

"La sentencia permite a la empresa que ha ganado el juicio registrar y utilizar la enseña de forma comercial en España. En Europa sólo habilita su uso, pero no el registro de la misma de momento", explica Sergio Carrasco Mayans, abogado especializado en nuevas tecnologías.

La cosa venía de antes. Uribe acudió en 2011 a Europa a registrar la marca Sherpa para vender productos dentro de la descripción "dispositivos electrónicos digitales móviles y de mano, y servicios científicos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y servicios de consultas sobre multimedia y software audiovisual". En ese momento se encontró también con Núcleo de Comunicaciones y Control. La empresa, radicada en Madrid, tampoco quería permitir a Uribe el uso de la enseña en el viejo continente, y pidió la nulidad de la misma en noviembre de 2012.

"Cuando registras una marca tienes que especificar para qué productos y servicios la registras o vas a utilizar, y eso es lo que analizó la sentencia; el uso para el cual la registró cada una de las dos compañías", apunta Maite Andreva, abogada especialista en Propiedad Intelectual e Industrial de Marimón Abogados.

La sentencia permite a la empresa que ha ganado el juicio registrar y utilizar la marca comercial en España. En Europa sólo habilita su uso comercial, pero no el registro de la misma, de momento"

Sergio Carrasco Mayans abogado especializado en nuevas tecnologías

En febrero de 2014 la EUIPO estimó parcialmente la solicitud de nulidad de Núcleo de Comunicaciones y Control. Consideraba que las pruebas aportadas demostraban el uso de la marca únicamente bajo el epígrafe "sistemas para el tratamiento de la información y de los sistemas de supervisión y control para procesos industriales".

En abril de 2014 Xabi volvió a la carga. Recurrió la resolución ante la EUIPO, pero su petición fue rechazada. El organismo europeo entendió que existía una doble identidad: identidad de los signos e identidad de parte de los productos en conflicto. Estimó, además, que existía riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas con otra parte de los productos y servicios amparados por la marca de Uribe-Etxebarría. Los consideró similares. Xabi siguió adelante y recurrió ante el Tribunal General. Solicitaba la anulación de la resolución de la EUIPO.

Sentencia de la Unión Europea

El Tribunal de la Unión Europea hizo pública ayer su sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, tras el recurso planteado por Xabi. Anuló la resolución de la EUIPO únicamente en lo relativo a los "sistemas para el tratamiento de la información y los sistemas de supervisión y control para procesos industriales", pero devolvía el asunto al tejado de la EUIPO, desestimando el recurso en todo lo demás.

El Tribunal General asegura que la EUIPO se equivocó al apreciar la identidad o similitud de una parte de los productos amparados por las dos marcas, englobados en el grupo de "dispositivos electrónicos digitales móviles y de mano". Explica, además, que el fundador de Sherpa había limitado la lista de productos para los que solicitaba el registro, excluyendo de ésta los "sistemas de supervisión y control y sistemas para el tratamiento de la información destinados a la supervisión y control". Pues bien, el Tribunal, matiza la EUIPO, no consideró esto y pide a la EUIPO que vuelva a examinar este aspecto.

En lo referente al resto de productos, el Tribunal General confirma que existen similitudes entre los servicios científicos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y servicios de consultas sobre multimedia y software audiovisual que cubre la marca de Uribe-Etxebarria y algunos productos de la marca anterior de Núcleo de Comunicaciones y Control. En particular hace referencia a los "sistemas para el tratamiento de la información y especialmente los sistemas de supervisión y control", cuyo uso efectivo había quedado acreditado.

Es un problema de escasa magnitud porque les imposibilita el registro en un ámbito comercial muy pequeño, y no se restringe el uso comercial de la marca"

Fuentes de Xerpa, compañía fundada por Xabier Uribe-Etxebarria

Ello se debe, según la sentencia, a que la complementariedad existente entre dichos productos y servicios –sobre todo al hecho de que los unos se utilicen en combinación o en asociación con los otros– puede hacer que el público entienda que son similares. Por ello desestima el recurso de Xabi, quien no podrá registrar su marca bajo el paraguas de dichos servicios, aunque tiene dos meses para recurrir la decisión, según aseguran fuentes jurídicas. 

Uso pero no registro

En resumen, la empresa de Xabier Uribe-Etxebarria puede utilizar la marca Sherpa en Europa, pero no registrarla."Esto supone que, si una compañía que ya utiliza la marca Sherpa dentro del viejo continente bajo ese mismo epígrafe, y quiere reclamarla y registrarla a su nombre, estará en su derecho de hacerlo", explica Mayans.

Desde Sherpa aseguran que es un problema de escasa magnitud para su negocio, porque les imposibilita el registro "en un ámbito comercial muy pequeño y no se restringe el uso comercial de la marca". Pese a esto no han dejado de pelearla en los últimos años. Las mismas fuentes explican a este medio que el objetivo por el que siguen en la lucha es "cubrirse por si dentro de un tiempo decidimos ampliar el abanico de productos ofertados con la marca Sherpa".



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